特許侵害訴訟における査証制度－特許法改正を踏まえて―

特許法の一部を改正する法律が、令和元年5月１７日に公布され、令和２年４月１日から一部を除き施行されています。

今回の改正では、

• 査証制度の創設
• 損害賠償算定方法の見直し

が、主要な改正点です。

本稿では、令和２年１０月1日から施行される査証制度について、詳しく解説します。なお、本稿では、別段の表記がない限り、「法」は特許法を意味します。

１．制度創設の経緯

まず、査証制度とはどのような目的で創設されたのか、制度創設の経緯について理解しておくことは、その内容を理解するうえで非常に有益です。

そこで、査証制度が創設されるに至った経緯について解説します。

（１）前提知識

民法第709条の原則によると、特許権の侵害があった場合、故意・過失、損害の発生、因果関係、損害額等についての主張・立証責任は、特許権者が負うことになります。

また、特許権は公開されていることから、侵害者にとって、特許権の侵害は比較的容易に行える一方、特許権者にとって、その発見や阻止は困難です。

そして、その証拠は多くの場合侵害者側が持っています。

そのため、侵害者側に証拠を提出させるなど、証拠収集のための手段が必要です。

（２）従来の制度

上記（１）で述べた背景に鑑み、特許法は、従来から、損害額の推定規定（法第102条）や侵害者の過失の推定規定（法第103条）の他、

侵害者側に証拠を提出させる手段として、民事訴訟法第２２３条の文書提出命令の特則として、書類提出命令や検証物提示命令（法第１０５条）を定めていました。

法第105条の制度は、書類や物品自体を調べるという点では一定程度有効です。しかし、次項で述べるように、物の製造方法やプログラムのソースコード等の特許については、この制度では対応しきれない状況となっていました。

また、アメリカ、イギリス、ドイツなどの多くの先進国においては、強制的な証拠収集手続が法律で規定されていますが、上記の我が国の従前の書類提出命令等の証拠収集手続は、専門家による直接的な法的拘束力を有する証拠収集手続ではありませんでした。

（３）審議会での検討課題

特許法改正にあたり、特許庁の審議会で検討・報告がされました。

（参照１　特許庁：実効的な権利保護に向けた知財紛争処理システムの在り方－産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会－）

同委員会では、「製造方法、BtoBなど市場で手に入らない製品、ソフトウェアなどの特許侵害は、立証が困難との声があることから、必要な証拠をより収集しやすくする必要がある」という点を課題として挙げています。

また、特許庁の特許法改正説明資料では、現行制度の証拠収集手続の課題として、より具体的に、「製造方法等に関する特許については、その侵害の有無等を書類や製造機械や製品といった検証物を調べるだけで判断することが容易ではない」、「ソフトウェア特許を巡る侵害訴訟においては、ソースコードは改変が容易な上、膨大な量に上ることが多く、単にこれが証拠として任意に又は書類提出命令の結果として提出されたとしても、特許権侵害の有無等を裁判官が判断することは容易ではない」という点を挙げています（参照２　特許庁：令和元年度特許法等改正説明会テキスト（PDF）７頁）。

特許権の対象となる「発明」には、大きく分けて「物の発明」と「方法の発明」とがありますが、「物の発明」の場合、例えば特許を侵害していると疑われる製品等（被疑侵害品）を市場で入手することにより、特許権者の側で一定程度証拠を収集することが可能な場合もあります。
また、被疑侵害品自体を調べることで侵害の有無を判断できる場合も少なくないでしょう。
他方、製造方法等、「方法の発明」についての特許の場合、昨今高度な製造技術等を用いているものが増えているため、被疑侵害品を調べても、特許侵害の有無を判断することが必ずしも容易ではありません。

また、特許侵害訴訟にあたって、裁判官は、裁判所の知的財産部に所属し、技術的知見を有する調査官等から、対象となる特許発明に関する技術等の説明を受け、当該特許発明の侵害の有無を判断するための前提知識を得る機会が少なからずあります。
しかし、特許発明の技術分野はきわめて多岐に亘りますし、被疑侵害品を調べただけではその物に特許発明が使用されているのか判断が困難な場合があります。
さらに、上記のように、ソースコードは膨大な量になってしまううえ、改変が容易であることから、いかに前提知識があったとしても、裁判官のみで特許権侵害の有無などを判断することは決して容易ではないでしょう。

２．改正の概要｜査証制度

（１）査証制度の概要

以上の課題を踏まえ、今回の改正により、専門家（査証人）による法的拘束力を有する証拠収集手続として、査証[1]制度が創設されることとなりました（法第１０５条の２以下）。

特許庁は、当該制度について、「中立的な専門家が、裁判所の補助者として、被疑侵害者が侵害物品を製造している工場等に立ち入り、証拠となるべき書類等に関する質問や提示要求をするほか、製造機械の作動、計測、実験等を行い、その結果を報告書としてまとめて裁判所に提出し、後に申立人が書証としてこれを利用できるようにする」制度としています。（参照２　特許庁：令和元年度特許法等改正説明会テキスト（PDF）7頁、参照３：特許庁：令和元年法律改正（令和元年法律第3号）解説書内第2章　査証制度の創設（PDF）40頁）

上記に説明されているように、査証制度は、当事者（特許権者）の申立てにより、裁判所が専門家（査証人）を指定し、指定された査証人が相手方（被疑侵害者）の工場などへ立ち入り調査したうえで、報告書を提出するという証拠収集手続になります。

裁判所は、申立てを受け、相手方の意見も聴取したうえで、以下の要件が満たされると判断した場合、査証命令を発令します。

①必要性
②侵害の蓋然性
③補充性
④相当性

これらの要件の詳細については、３．査証制度の詳細にて詳しく説明します。

（２）査証制度を利用するには

査証制度を利用するためには、侵害訴訟が提起された後、裁判所に申立てを行う必要があります。つまり、査証制度は訴訟提起前に利用することはできません。

査証命令の対象となるのは、相手方（被疑侵害者）になりますので、第三者に対して査証命令の発令を求めることはできません。

３．査証制度の詳細

（１）査証人

裁判所が指定した査証人が査証を行うということですが、査証人にはどのような人が指定されるのでしょうか。
条文には、査証人について、以下の規定があります。

「裁判所が指定する」との記載があるように、条文上、どのような人が査証人に指定されるのかについては明らかにはされていません。

この点について、国会の議論にて、最高裁判所長官代理者は、「査証人につきましては、技術と訴訟手続の双方に精通した公平な専門家が確保されなければならない」という見解を示し、「裁判に専門家に関与していただく既存の制度としましては専門委員の制度がございますけれども、この専門委員として任命している方を査証人の候補者として活用することが考えられます。
そこで、まず、知的財産権関係の専門委員の名簿を査証人の選任にも活用できるように整えてまいりたい」としています（第198回国会　経済産業委員会　第7号　（会議録））。

そして、令和元年法律改正（令和元年法律第3号）解説書（参照３：令和元年法律改正（令和元年法律第3号）解説書内第2章　査証制度の創設　47頁）の中では、「なお、具体的には、裁判所は特許権侵害訴訟の分野に応じて、当該分野の専門的知見を有する弁護士、弁理士、学識経験者等を査証人として指定することを想定している」と説明されており、これらの専門家が査証人に指定されることが予想されます。

また、査証人は、調査の過程で営業秘密などの秘密を知ることになりますから、守秘義務を負うとともに（法第200条の２）、証言拒絶権があることが規定されています（法第105条の2の8）。

（２）査証の要件

では、どのような要件が満たされれば査証命令が発令されるのでしょうか。
査証が認められる要件については、法第105条の２に規定されています。

主な要件は、①必要性、②蓋然性、③補充性、④相当性の4つになります。
以下、各要件について解説します。

①必要性

要件：「立証されるべき事実の有無を判断するため、相手方が所持し、又は管理する書類又は装置その他の物…について、確認、作動、計測、実験その他の措置をとることによる証拠の収集が必要である」こと

査証制度は、裁判所の命令による手続ですが、査証人が相手方の工場等に立ち入って書類提示の要求や質問などを行うものであり、相手方にはこの調査を受忍する義務があるため、相手方にとっては大きな負担を強いられることになります。

そのため、証拠の収集が必要でない場合にまで査証制度を利用するのは妥当とはいえません。

本要件は、査証制度の濫用を防ぐ意味でも当然の要件といえるでしょう。

②侵害の蓋然性

要件：「特許権…を相手方が侵害したことを疑うに足りる相当な理由がある」こと

上記のように、査証は相手方にとって大きな負担を課すものですから、特許権侵害がおよそ認められないような場合にまで査証を認めることは妥当ではありませんし、制度を濫用されるおそれがあります。

そのため、侵害の蓋然性の要件が設けられています。

具体的には、「当事者から任意に提出された書類等又は書類提出命令の結果得られた書類等の証拠によって、特許権等の侵害の高い可能性が認められるが、侵害を立証するためには査証によってさらに証拠を得る必要がある場合」（参照３：令和元年法律改正（令和元年法律第3号）解説書内第2章　査証制度の創設42頁）が想定されています。

③補充性

要件：「申立人が自ら又は他の手段によつては、当該証拠の収集を行うことができないと見込まれる」こと

査証は相手方に負担を課すものですから、相手方が任意に証拠を提出した場合や、申立人（特許権者）側で容易に証拠を収集できるような場合にまで査証を行うことは妥当とはいえません。そのため、補充性の要件が設けられています。

一方で、書類提出命令等、取り得るかぎりの手段を取ったうえでなければ発令がされないとなると、発令自体の遅延を招きますし、利用されない制度になってしまいます。

そのため、特許庁による解説にも（参照３）、「必ずしも書類提出命令等の手続を経た後でなければ、補充性要件を満たさないというものではなく、他の手段では十分な証拠を収集することができないと見込まれ、かつ、査証によって、より直截的かつ効率的に証拠を収集できる場合には、補充性要件を満たすものと考えられる」と説明されているように、ある程度柔軟に判断されることが期待されます。

④相当性

要件：「当該証拠の収集に要すべき時間又は査証を受けるべき当事者の負担が不相当なものとなることその他の事情により、相当でないと認める」場合ではないこと

この要件も、相手方に大きな負担を課すことが想定されることから設けられたものです。

ただし、この要件は、相手方が主張すべき事由（申立棄却事由）として運用されることが想定されています。

以上の要件を踏まえて、申立人は、申立書に法第105条の2第2項各号記載の事由を記載し、申し立てることになります。

（３）査証手続の流れ

①　申立人から査証の申立てがなされると、裁判所は相手方の意見を聴取し、上記の要件が満たされるか判断したうえで、要件が満たされる場合、査証命令の申立てを認容する決定又は棄却する決定又は却下する決定をします。

これらの各決定に対して、申立人および相手方は、即時抗告をして不服を申し立てることができます。

②　査証命令の申立てが認容で確定すると、査証人（と執行官）により、査証が実施されます。

申立人は、原則として査証に立会うことはできません。

相手方には、査証協力義務がありますので、「正当な理由なくこれらに応じないとき」、すなわち不当に立入り要求を拒んだり、提出すべき書類を滅失させたりしたような場合には、裁判所は、立証されるべき事実に関する申立人の主張を真実と認めることができます（法第105条の2の5に基づく真実擬制）。

③　査証実施後、査証人は、裁判所に対して、査証報告書を作成・提出します（第105条の２の４）。

相手方の側では、送達から2週間以内に、査証報告書の全部又は一部を申立人に開示しないことを申し立てることができます（同第２項）。

これは、査証報告書に、侵害立証には関係のない営業秘密等が含まれている場合があり、そのような秘密を申立人にまで開示することは妥当ではないため、これらの秘密等を非開示にすることができるようにしたものです。

非開示の申立てがあり、「正当な理由」があると認められる場合、裁判所は査証報告書の全部又は一部を非開示にすることができます（同第3項）。

非開示の決定・非開示の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告により不服を申し立てることができます（同第5項）。

なお、「正当な理由」の判断は、侵害立証のための必要性と秘密保護の必要性を比較衡量するものとされています。

④　以上の流れを経て、非開示とされた部分は黒塗りにされ、査証報告書が開示されます。

そして、開示された報告書が、証拠として採用されることになります。

また、②でも説明したように、相手方が正当な理由なく査証に応じないときには、裁判所は、立証されるべき事実に関する申立人の主張を真実と認めることができます。

なお、査証報告書は、申立人と相手方は閲覧等を請求することができますが、営業秘密等が含まれている場合があることから、上記以外の者が閲覧等の請求をすることはできません（法第105条の２の７第1項、第2項）

4．まとめ

今回創設された査証制度は、専門家が直接立入り調査等を行い、それに法的拘束力を持つ制度ですので、証拠取集のための強力な手段となりうるでしょう。

その一方で、相手方の負担が大きいことから、査証が認められる要件は厳格に規定されています。

今後、どのように制度が運用されていくか注目されるところです。

なお、今回の特許法改正については、衆参両議院の付帯決議において、

「証拠収集制度の見直し等、諸外国における知的財産制度改革が急激に進展する状況において、諸外国で活動する日本国民が不利になることのないよう注視し、状況の変化に応じてスピード感のある制度改革が実現できるよう、諸外国における関連情報の収集・分析を強化すること」（衆議院：特許法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議）

「新たに創設される査証制度については、営業秘密等の保護に留意しつつ、必要な査証が適切に実施され、実効的な権利保護が図られるよう、その運用について適宜検証し、必要な見直しの検討を行うこと」（参議院：特許法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議（PDF））と決議されており、引続き証拠収集手続について検討がされることが期待されます。

改正を踏まえて，ご不明点や不安点がある場合は，特許訴訟・企業法務の経験豊富な法律事務所にご相談されることをお勧めします。

参照
参照１：（特許庁：実効的な権利保護に向けた知財紛争処理システムの在り方－産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会－）
参照２：（特許庁：令和元年度特許法等改正説明会テキスト）
参照3：（特許庁：令和元年法律改正（令和元年法律第3号）解説書）

[1] なお、「査証」には「調査して証明すること」（新村出編『広辞苑（第七版）』（岩波書店））という意味があり、必要な証拠となるべきものを調査して侵害の有無に関する事実関係を明らかにするという制度の要点から、「査証」という名称になったようです。（特許庁：令和元年法律改正（令和元年法律第3号）解説書内第2章　査証制度の創設（PDF）40頁）

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